创业路“避坑指南”：“小”商标“大”麻烦

创业路“避坑指南”：“小”商标“大”麻烦

当今的商业世界，知识产权早已经是企业发展过程中护城河的重要一环。

随着中国与世界市场的接轨，国内各个行业的竞争加剧，商标作为知识产权保护的重要内容，近年来呈现出涉及到商标的民事、刑事和行政案件增长较快的趋势。市场上，为了牟取私利而进行的抢注、恶意侵权李逵李鬼真假难辨等现象依旧层出不穷。

今天就来梳理一下商标的一些知识，给大家比避坑。

一、商标的注册和管理

1. 商标的注册和申请

1）创业公司应该采取什么样的商标注册策略？

知识产权无论是商标、专利还是著作权，都是从拥有知识产权开始，之后才是保护或者第三方使用的问题。获得商标牵涉到申请和注册，比如作为一个刚起步的公司，或者说公司还没有明确的业务领域，也没有想好具体的标识，在这期间怎么样进行商标的申请和注册？

作为律师来讲，我们的建议是尽早注册，特别是我国实行的是先注册先获得的制度。通过注册获得的这个商标的效力范围是全国的范围，注册之后可以阻止其他公司去注册和使用近似的商标在类似产品上。所以，尽早申请注册就变得非常重要。

2）设计注册商标的注意事项

首先，申请之前要知道申请的是什么标识，在设计自己标识的时候，也得需要了解一下设计成什么样的标识才不会和其他人的在先权利相冲突。如果与其他人在先权利相冲突就可能会有后续纠纷。

在先权利包括在先商标权，因而需要看看有没有在先近似的标识，特别是一些大家比较喜欢用的标识，可能被其他方抢先申请了。如果评估下来申请会非常难，或者可能性非常小，公司就需要尽早有一个备选方案，或者说申请其他标识，或者尝试一下能不能申请下来并同时申请其他标识。

其次，就商标的具体设计是用文字或者是图形，很多公司希望在商标上传达一些产品的信息，但是这种情况会存在不予核准的风险。比如说有一种饮料叫六个核桃，这个商标确实是注册下来了，申请标识的意思是饮料里面有这个核桃。

因为中国传统的中医认为吃核桃会有进补的效果，但是六个核桃的标识其实很难注册下来。最后是依靠在商标申请之前长期的使用，来证明这个标识确实和这个公司已经建立了联系，最后才能够获得注册。

商标的首要功能是：申请的标识是为了将商标所有人及其产品建立联系。让消费者一看就知道这是你的产品，但是不应该传递产品里面的质量、成分或者是其他信息。如果传递了这些信息，从商标法的角度来看，一方面，商标就会缺乏显著性；另一方面好像垄断了这个领域。这个是要求在申请前就标识设计上，需要考虑这些内容。

再次，商标主要是两个部分，一部分是标识的设计；一部分是商品和服务的类别，这两个相加才构成商标能够保护的范围。一个商标的注册必须要确认这个商标需要注册在哪些类别的商品或者服务上，才能在这些被注册的商品和服务上获得保护。

最后，还有一点标识必须是商标法允许使用的，这个标识不能有害社会主义道德风尚等，这是一个比较客观的标准。最近一段时间，商标局使用这一条规定越来越多了，比如说上海一家贸易有限公司申请的四个字母商标“MLGB”，从商标局到法院都认为这个标识是格调不高，有不良含义，有害道德主义风尚。

还有一个原因这个公司确实也申请了多个打擦边球的标识，也是给商标局和法院留下不好的印象，认为就是在利用商标注册的系统和机制来申请注册这些有不良影响的标识。《商标法》第十条的第一款，列了八种不同类别的标识不得注册和使用的情形，比如说国旗国徽、外国的国名、重要城市的名字都是不能够被申请为商标的。

3）商标应该在多少类别上进行申请

作为商标申请人的公司，在申请标识时要考虑这个商标在多少类别上进行申请。一个商标可以申请多个类别，总共有四十五个大类，每个大类多则几十个小类，小则几个小类。

（1）当注册的类别越多，伴随着成本也越高。一般申请人的商标注册都是注册在一些核心的产品或者服务上。比如你化妆品就注册在香水、护肤品或者是香皂这些类别上，运动鞋就要注册在鞋类甚至皮革。

（2）当然具体注册到多大范围，还是要取决于一个是公司对现在目前核心产品服务范围的认识，还有对将来可能要扩展的产品服务类别。

（3）还要考虑到竞争对手要进入这个市场，这个竞争对手可能在什么类别上获得商标的商誉。因为有的对手可能现在不会进入某个领域，但这个领域还是有可能和公司的产品服务产生联系。比如说玩具汽车和汽车属于不同的大类，但是这两个类别又容易让消费者建立联系。

4）商标注册的时间成本

商标局从一个商标申请到最后做出决定，之前是需要一年的时间，现在加快审查速度也需要六到九个月。如果没有事先分析，可能九个月才能知道商标局核不核准，如果不核准的话，可以去商评委申请复审，又会有一些时间耽误，最后也不一定能够注册下来。

2. 商标的维护与管理

获得注册商标之后应该怎么办？公司里面要有一套商标的管理制度，有专门的人员去维护这些标识。商标要依赖于使用才能够维系商标的生命力，或者是有效性，或者是知名度，这些都是和商标的使用分不开。

注册成功后如果不使用，这个商标有可能被依据不使用而撤销。商标就是为了让消费者能够把一个产品、带有这个标识的产品和服务，同提供这种产品服务的经营者、工厂之间建立联系。如果这个商标在市场上不使用，就失去了商标存在的意义，因此在商标法设计了连续三年不使用被撤销的制度。

商标维护和管理，首先要有个管理制度，有专门人员来负责。从申请时就要管理，发现申请的需求、跟踪申请的流程、监督商标的状态、评估使用的情况。

任何一种管理制度都需要有财务资源来支持。配合公司推广是监督商标的使用情况，主要分为两个大的部分，一个是从管理制度角度来说，管理人、负责人要知道哪些标识公司在用，哪些标识公司没有用，这个标识是不是注册在的那些使用了的产品和服务上使用。

比如说这个标注册在服装上，现在推出了一条新的香水产品线。就需要立刻在香水、化妆品类别下去申请标识的注册，这点非常非常重要。

第二是需要保持商标使用的记录，包括标识使用的范围、情况和例子。这些都是今后如果有商标争议的时候，可以用来维护自己商标的证据。在实际工作中，很多跨国大公司的商标使用情况记录做的也不好。

3. 商标的使用

首先并不是说这个商标注册下来，就永远是我的了，别人就不能用了。商标是和后续的使用连在一起的。商标的使用是指规范性的使用，有些企业在实际使用的时候，并没有使用注册的标识。

比如说一个服装，可能认为现在的这个标识太复杂，又有英文、中文，还有图形，就直接用英文了。还有一种情况可能是为做一个广告，改换了标识的形式或者字体，这些都是不规范的使用。因为前面已经强调商标一定要用，使用需要保留证据和记录。不规范的使用很可能不算对商标的使用，也有可能侵犯其他人的权利。

一般推荐如果使用商标时，可以添加一个R或者是一个TM，这样可以更加醒目显示说这是一个商标的使用。

另外，不但要使用注册的标识，还要在核准注册的商品上使用，是指这个标识是把某一个产品和它的生产者建立联系的使用方式。

二、企业商标权保护

1. 行政处罚与民事侵权

针对第三方标识和自身已经使用的注册标识和商标很像，或者自身的在先权利很像，行政程序上就可以提出异议或无效。比如我代理的乔丹商标案，乔丹本人认为福建乔丹注册的一系列标识侵犯了他的在先权利，因此我们就提了商标无效，最后最高院把部分商标无效了。

如果一个第三方用完全相同的标识卖完全相同的东西，企业可以到工商投诉通过行政处罚，或者以民事侵权为名，到法院起 诉对方侵权，要求对方停止使用再赔偿。两个方式都会达到让对方停止使用的目的，但行政处罚没有办法获得赔偿。刑事程序有一个更好的震慑作用，但是刑事立案标准也更高一些，必须要有对方非法获利多少等很硬核的证据。

2. 商标异议、无效

那什么情况下可以对注册申请商标提起异议、无效呢？这里面有几个点比较重要。什么时候能产生这种冲突？就比如另外一方要申请注册商标，我作为权利人认为这个东西不应该被核准注册。《商标法》第三十条、三十一条规定，我在先有一个商标了，但是我不希望这个商标获得核准和注册，这是商标和商标之间的冲突。

此外有一个可能范围会更加广，也是在实践中争议出现最多的领域，那就是和在先权利的冲突。在先权利包括著作权、商号权、姓名权，甚至人身权利，拥有这些在先权利的公司或者个人，就会认为在后的商标注册侵犯了在先权利。根据商标法，并不是说有了在先权利，就能够要求后面这个商标不注册或者是无效。这个在先权利还需要有一定的知名度，只有被公众所了解的一种在先权利。根据商标理论，什么样的商标不能够注册？那些会导致消费者混淆，或者是导致消费者不清楚带有你标识的产品从哪里来的，是从在先权利来的，还是商标申请人来的。为了达到消费者混淆标准，这个在先权利必须是一个有影响力的在先权利。

这里就涉及到商标抢注的问题，国家也很重视的问题，比如说一个外国公司，它先在美国发展，后来决定进入到中国，一看发现自己的商标被别人注册了。抢注人商标申请的时候，肯定比这家美国公司使用标识要晚，因为是了解到这个公司才申请注册。

但是在先的公司，因为没有进入到中国市场，在中国产品的影响力非常小，怎么样证明产品获得足够的影响力去支撑针对抢注商标的异议或无效，这是一个争议非常多的区域。

前几年我代理的特斯拉就是一个典型的案例。特斯拉刚进入中国的时候，发现自己英文和中文标识，还有最经典的T，以及它的域名都已经被注册了，而特斯拉又有一个很雄心勃勃的中国市场计划。

所以，我们起初与抢注人沟通买回这个商标，抢注者的价格公司觉得没有办法接受，然后我们提起无效。当时非常幸运，发现商标被抢注前，特斯拉赞助过一个活动。有这样一个活动的影响力，至少有这样一个证据，现在特斯拉把标识拿回来了。

还有一点是驰名商标的问题。前面提到如果两个注册商标的冲突，是注册的标识和产品类别都很像，这样后者才不能注册。如果后者在不类似的商品上注册，在先商标是挡不住的。但是如果在先商标是一个驰名商标，就可以获得超过类似商品范围的保护，这是商标下面常说的一个跨类保护问题。

商标纠纷归根到底都是一个消费者混淆的问题。还是要回到商标的意义是什么。为什么要有商标制度？目的是为了让消费者搞清楚带有商标标识的产品服务是哪一家来的。这一系列的商标权和注册权的冲突，最后的问题都是会不会导致消费者混淆。

三、应对商标侵权风险

如何应对商标侵权的风险，需要和前面提到的商标申请注册中应该关注的点一一对应。前面提到商标不规范的使用就会产生侵权的风险，还有是不是构成商标权的使用，这样规范性使用一方面能减轻侵权的风险，另外一方面也是建立商标使用的证据。商标只有通过使用才能获得知名度，才能逐渐的扩大它的保护范围，这是一个基本原则。

1. 注意加强自身商标使用

商标不规范使用（拆分，改变商标文字、图形、颜色，改变显著特征，超出核准注册的商品/服务范围）可能产生侵权风险。需要注意各种环境下的使用：产品本身包装、宣传材料、宣传稿（有时突出性的文字描述也可能构成商标使用）；及时与业务部门沟通，审阅产品包装、宣传物料。

2. 不侵权的抗辩

主张不构成消费者混淆（需要提交实际使用情况的证据，以及消费者调查报告等）；主张商标权人恶意（恶意注册商标不应获得司法保护）；主张在先权利抗辩（字号权、商品化权、商标先用权），还有先用权抗辩、权利穷竭抗辩、合理使用抗辩等。

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